Caso nº 231 - B. Propiedad Industrial. Aspectos relacionados con el contenido del derecho de exclusiva sobre la marca

Abstract

El objeto de este dictamen consiste en diseñar una estrategia de defensa para la parte a la que represento, que es en este caso la empresa SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA EMPRESA, S.A. (parte demandada) en el supuesto de hecho planteado. La empresa está especializada en la prestación de servicios de consultoría en Recursos Humanos y organizativos. Debido a su larga trayectoria, la empresa tiene una fuerte presencia en el mercado, con numerosos reconocimientos a su profesionalidad. Así es como ha logrado convertirse en un gran referente del sector. Para ello, es necesario realizar un estudio y análisis del caso, tanto desde una perspectiva sustantiva como procesal. En lo relativo a los aspectos sustantivos, va a ser necesario estudiar los siguientes temas. En primer lugar, analizar el concepto de marca, a fin de poder determinar el ámbito de protección que deriva de la misma, así como el alcance del ius prohibendi que se reconoce al titular de la marca registrada. Si bien, por lo que a este tema se refiere, va a resultar imprescindible valorar la existencia de una limitación al derecho de marca y, en su caso, las consecuencias que de esta derivan. Tomando en consideración los hechos, el tema central, y aquel en base al cual me parece más idóneo desarrollar la estrategia de defensa para mi cliente, gira entorno al concepto de marca descriptiva. Asimismo, otro pilar fundamental para sustentar y consolidar la defensa de mi representada es el análisis del uso realizado del término “Talent Search”, en relación con la marca titularidad de la parte contraria, que está registrada tanto a nivel nacional como comunitario. En esta línea, será fundamental probar que el tipo de uso que está realizando es irrelevante, por no menoscabar las funciones propias de una marca. Para ello será necesario llevar a cabo un análisis detenido de cada una de estas funciones y argumentar porque queda descartada cualquier afectación de estas. Asimismo, deberá demostrarse que en ningún caso se da una conducta desleal, ya que no hay aprovechamiento alguno de renombre. En este punto, señalaremos que en todo caso es la parte actora quien tiene la carga de probar dicho renombre y el perjuicio que a este se produce.